【海外案例展播】美国Alice/Mayo二步检测法之有适格性的发明客体的“发明构思”案例实践

案例关键词：

美国、专利侵权、起诉动议审查、Alice/Mayo二步检测法

一、基本情况

（一）涉案专利

涉案专利1：

专利名称：基于轮询的网络系统

专利号：9,087,321

涉案专利2：

专利名称：基于轮询的网络系统

专利号： 210,936,685

产业领域：计算机网络

（二）涉案当事人信息

原告（上诉人）：Trinity Info Media LLC（以下简称“Trinity公司”）

被告（被上诉人）：Covalent, Inc.（以下简称“Covalent公司”）

审理机关：美国加利福尼亚州中区联邦地区法院、美国联邦巡回上诉法院

（三）基本案情

2021年2月，Trinity公司在美国加利福尼亚州中区联邦地区法院针对Covalent公司提起诉讼，主张Covalent公司侵犯了其享有的第9,087,321号“基于轮询的网络系统”专利（以下简称“321专利”）和第10,936,685号“基于轮询的网络系统”专利（以下简称“685专利”）的专利权。

321专利所主张的发明是“一种轮询的网络系统，该系统根据轮询回答所确定的相似性将用户连接起来，并向用户提供实时结果。”321专利进一步解释，“在考虑到其他人未能在这一技术领域利用上述所有组件时，发明人意外地意识到，使用多个匹配服务器将使系统能够根据用户的相似性快速将其连接起来。”685专利与321号专利相似，但其包含了更多关于电子商务系统中渐进式轮询的公开内容。685专利所主张的发明是“一种轮询的网络系统和电子商务系统，该系统根据轮询回答所确定的相似性将用户与其他用户或产品、商品和/或服务联系起来，并向用户提供实时结果。”

Covalent公司认为，根据《美国法典》第35编第101条（以下简称“第101条”），Trinity公司所主张的权利要求无效，向地区法院提出要求驳回Trinity公司起诉的动议。地区法院认为，涉案专利对应的权利要求针对的是“匹配对问题给出相应答案的用户”这一抽象概念，不包含发明构思；321专利的权利要求1没有改进计算机的功能，而只是使用“通用计算机组件作为工具，以比人类更快的速度执行功能”，因此地区法院批准了Covalent公司的动议。Trinity公司向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

（四）适用判例和法律规则

首先，上诉法院将适用地区巡回法院的法律来审查地区法院对驳回起诉动议的批准。第九巡回法院在对第12(b)(6)条下的驳回起诉动议进行重新审查时，将视起诉状中所主张的事实为真实的，并且将从最有利于非动议方的角度解释起诉状。根据先例，“专利适格性是一个可能涉及基本事实问题的法律问题，但不是每一个涉及第101条的决定都包含对第101条调查至关重要的基本事实的真正争议”。因此，上诉法院将对地区法院的专利适格性结论进行重新审查。

其次，第101条规定：“凡发明或发现任何新的和具有实用性的方法、机器、制造物或组合物，或其任何新的和有用的改进，可按本法规定的条件和要求获得专利权”。即第101条所保护的客体为“任何新的和具有实用性的方法、机器、制造物或组合物，或其任何新的和有用的改进”。而且，第101条中有一个“隐含的例外”——“自然法则、自然现象和抽象概念不能申请专利”（Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208，以下简称“Alice案”）。

上诉法院将适用从Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66（以下简称“Mayo案”）中总结、Alice案进一步细化的“二步检测法”。具体内容是：第一步，确定所争议的专利权利要求是否直接指向某种不具有适格性的概念，比如抽象概念。第二步，该权利要求的组成部分，无论是单独还是组合起来看，是否包含一个“发明构思（inventive concept）”，足以将权利要求的概念转化为具有适格性的发明客体,确保专利在实践中的价值显著高于不适格专利本身的单独要素或者组合要素。

二、案件程序

（一） 上诉人主张

Trinity公司认为，现有技术不包括涉案专利所主张的权利要求中单独或以任何组合的某些功能，其不仅包含了实质性的发明构思，还通过具体的技术实现显著提升了现有技术的性能，具有显著的实用性和创新性。

同时，Trinity公司认为，地区法院在根据第101条分析之前应当进行权利要求的范围界定和事实证据开示。因此，Trinity公司主张Covalent公司未经许可使用其专利技术，构成了侵权行为。

（二） 被上诉人主张

Covalent公司认为，Trinity公司所描述的基于轮询的网络系统技术仅涉及“匹配对问题给出相应答案的用户”这一抽象概念，并未包含实质性的发明构思。此外，Covalent公司还主张，这些专利并未对计算机技术本身进行任何实质性的改进，而只是使用了通用计算机组件作为执行功能的工具。因此，这些专利不符合第101条所规定的专利适格性标准，即“任何新的和具有实用性的方法、机器、制造物或组合物，或其任何新的和有用的改进”。基于以上理由，Covalent公司请求法院驳回Trinity公司的起诉。

（三） 争议焦点

本案中的主要争议点为：1.基于第101条的驳回起诉动议的审查：是否应在进行第101条分析前界定权利要求和开示证据；2.Alice/Mayo二步检测法的第一步审查：Trinity公司的专利是否指向抽象概念；3.Alice/Mayo二步检测法的第二步审查：专利是否包含将抽象概念转化为适格性发明客体的发明构思。

（四） 法院观点

在本案中，法院的观点如下：

1.关于基于第101条的驳回起诉动议的审查

Trinity公司认为，地区法院在根据第101条分析之前应当进行权利要求的范围界定和事实证据开示。上诉法院不认可这一观点。根据先例，法院“曾多次在驳回起诉动议阶段，即在进行权利要求的范围界定和事实证据开示之前，就已确认基于第101条的驳回”。 

上诉法院认为，专利权人不能仅援引进行权利要求的范围界定和事实证据开示的一般需求，以避免法院批准该动议。相反，专利权人须提出具体的权利要求范围界定，或确定具体的事实证据开示，并解释为什么基于第101条理解权利要求的范围之前必须先解决上述问题。由于原告未提出会改变法院分析的权利要求的范围界定或具体事实，因此上诉法院仍将根据第101条来分析其所主张的权利要求。

2.关于Alice/Mayo二步检测法的第一步审查

首先，上诉法院需要确定所主张的权利要求是否直接指向某种不具有适格性的概念。在这一问题上，法院将评估“权利要求相对于现有技术的优势重点，以确定权利要求的整体特征是否指向被排除的主体”。尽管说明书可能有助于阐明权利要求的真正重点，但在分析专利适格性和确定重点时，应当先考虑权利要求的语言本身。法院必须确定权利要求的基本特征，而不能仅因其“高度抽象且与权利要求的语言无关”而将所有权利要求界定为抽象的。抽象化的一个“明显迹象”是所声称的功能系“可以在人脑中执行”或“使用纸和笔”的心理过程。同时，“分析人们头脑中的信息步骤”和“收集信息，包括仅限于特定内容的信息”是抽象的。

321专利的独立权利要求1和19内容包括：(1)接收用户信息；(2)提供轮询问题；(3)接收并存储答案；(4)比较该答案以生成与其他用户的“匹配可能性”；以及(5)根据该可能性显示某些用户信息。685专利的独立权利要求2、3也包含了许多与前述相同的步骤，但增加了通过刷卡和“手持设备”查看匹配结果的步骤。上述独立权利要求的重点是“收集信息、分析信息并显示特定结果”，这将它们归入了“指向某种不具有适格性”的权利要求的类别。人脑可以查看人们对问题的回答，并根据这些回答确定匹配的内容。上诉法院同意地区法院的观点，即这两项专利的独立权利要求都指向了一个抽象概念，即根据提问进行匹配。

即使685专利要求在“手持设备”上实现抽象概念，或要求“通过刷卡对匹配进行审查”，但上诉法院仍认为原告所主张的权利要求的重点是抽象概念。321专利的从属权利要求8“进一步要求处理器与网络服务器、数据库和匹配聚合器一起执行操作”改变了原告所主张的权利要求的重点；而其余从属权利要求——根据性别进行匹配、改变所提问题的数量和/或显示其他用户的答案，只使得抽象概念进行了微不足道的变化并没有改变所主张权利要求的重点。

在以软件为基础的发明中，第一步审查“往往取决于权利要求是侧重于所宣称的计算机能力的具体改进，还是侧重于符合抽象概念条件的过程，而计算机仅被用作一种工具”。涉案专利的说明书将发明人的问题定位于如何通过进行渐进式轮询来改进现有的系统，而非如何改进计算机技术。说明书侧重于接收和比较答案以生成匹配结果的细节——改变所提问题、限制显示的匹配数量以及生成“匹配百分比”或“匹配数”。其并未将该发明局限于特定的技术解决方案，也即，发明者面临的问题是如何根据提问进行匹配的抽象概念，而不是改进计算机技术。因此，原告所主张的权利要求针对的是一种抽象概念，该抽象概念只是将计算机当作一种工具，而非计算机能力的动态提升。

Trinity公司辩称，人类无法在精神上参与其权利要求所述的过程，因其无法进行“纳秒级比较”并通过“大量轮询和成员汇总出结果值”，也无法使用“服务器，存储，识别器和/或阈值”来选择标准。然而，Trinity公司的论点并不局限于不需要“纳秒级比较”或“大量轮询和成员汇总出结果值”的主张。尽管人类无法“在大范围内实时检测互联电网上的事件并自动分析互联电网上的事件”，但在Elec. Power Grp., LLC v. Alstom S.A.案中法院已经将其定义为了一个抽象概念。对于如果不使用计算机，人类就无法通过计算机网络进行通信的主张，ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc.案也指出，这种针对实现“网络通信”的权利要求是抽象概念。因此，即使原告主张需要通用的计算机组件或需要像计算机那样快速执行（而人类无法做到如此快速）的操作，其仍指向一个抽象概念。

Trinity公司还将本案与其他先例进行了比较。基于这些先例，上诉法院发现，类似的专利发明都旨在改进计算机或网络平台本身的功能。但Trinity公司依赖于通用计算术语，如“数据处理系统”“处理器”“内存”，为执行抽象概念提供通用的技术环境。两涉案专利所主张的权利要求并不需要专门的计算组件。如685专利表明，互联网和移动电话的出现使得大量移动应用程序得以建立，并未声称发明了刷卡技术或对该技术进行了改进。换句话说，说明书并不支持认定权利要求是针对计算机或手机功能的技术改进。

因此，上诉法院认为，原告所主张的权利要求指向的是基于提问进行匹配这一抽象概念。

3.关于Alice/Mayo二步检测法的第二步审查

在第二步审查中，上诉法院将“单独考虑权利要求的要素，并作为有序组合考虑，以确定附加要素是否将权利要求的性质转化为具有适格性的发明客体”。要形成具有适格性的发明客体，需要的不仅仅是简单地陈述抽象概念，同时要应用它。如果权利要求是针对抽象概念的，则权利要求必须包括将“要求保护的抽象概念”转化为具有适格性的发明客体的“发明构思”。

Trinity公司指出，现有技术不包括所主张的权利要求中单独或以任何组合的某些功能，包括（1）基于渐进式轮询的实时匹配，（2）使用匹配服务器和匹配聚合器，（3）使用移动设备，（4）显示可通过滑动查看的匹配，以及（5）使用移动应用进程，且包含了对于现有技术的进步和对通用计算机的改进。上诉法院认为，无论是单独查看权利要求限制还是作为有序组合来看待，原告所主张的权利要求都没有增加发明构思，Trinity公司只是重申了使用计算机提高速度；仅以现有技术缺乏所主张权利要求的要素的结论来证明发明构思是不足够的；涉案权利要求只是以预期的方式进行组织——接收用户信息、询问用户问题、接收答案、根据答案识别和显示匹配项。

Trinity公司辩称，其所主张的权利要求包括发明构思，因其使用了“多个处理器，匹配服务器，唯一标识和/或匹配聚合器”。上诉法院注意到，在原告所主张的权利要求中，许多特征是从属权利要求8所特有的。先例曾多次说明，“调用甚至没有创造性的计算机和网络，在抽象概念的应用中无法通过发明构思的测试”（SAP Am., Inc. v. InvestPic, LLC, 898 F.3d 1161，以下简称“SAP案”）。因此，上诉法院没有发现任何发明构思，鉴于涉案权利要求只是引用“通用特征”或“常规功能”来实现潜在的抽象概念。

在SAP案中，法院不认可使用数据库和多个处理器的权利要求增加了发明构思，其中权利要求仅要求“已经可用的计算机，具有已经可用的基本功能，用作执行要求保护过程的工具”。这些相同的原则适用于原告所主张的权利要求。据此，上诉法院认为，原告主张的专利权利要求，特别是321专利的权利要求8，并没有通过使用多个处理器、匹配服务器、唯一标识和/或匹配聚合器来提供发明构思。这个结论与321专利的说明书相对应，321专利没有关注如何实现分布式架构，而是使用“常规”处理器，使用“Web服务器计算机804”，它可以是“常规服务器计算机系统”，包括“匹配聚合器和/或匹配服务器”，并且“互联网的物理连接以及互联网的协议和通信进程是本领域技术人员所熟知的”。这些以预期方式使用的常规组件并没有体现发明构思。

Trinity公司辩称，其通过手持设备执行、使用匹配应用进程、使用刷卡来审查匹配的技术包含了发明构思。上诉法院认为，正如权利要求不能通过陈述抽象概念并指示进程是本领域技术人员所器来适格性一样，权利要求不能仅仅因为抽象概念应用于手持设备或使用移动应用进程而具有适格性。685专利中提到，移动电话和移动应用进程在其发明时已经创建，但是，这种仅使用移动设备、匹配应用进程和/或在移动设备上“刷卡”并不是创造性的。

（五） 法院裁决

上诉法院认为，本案未通过Alice/Mayo二步检测法的第二步审查，根据第101条，原告所主张的权利要求不符合专利适格性要求，因此维持原判。

三、经验启示

本案Alice/Mayo二步检测法的司法适用具有一定启发性，尤其是对于计算机软件方面的专利审查具有借鉴意义。

第一，Alice/Mayo二步检测法作为目前美国法院的专利适格判断方法，虽然给出了一定的判断标准，但仍存在其不确定性。本案中，法院给出了一个针对计算机软件领域的发明专利适格性的判断样板，从“抽象概念”到“发明构思”，法院都进行了详细分析和论证，为这一方法的适用提供了指引。

第二，由于计算机软件领域的发明专利既不同于传统技术中的实物发明，也不同于头脑之中的纯主观思维，成为了专利客体判断所面临的新问题。在涉及计算机软件领域的发明专利时，既要考虑先例中对于此类专利适格的判断标准，如本案中提到的“计算机能力的具体改进”，也要考虑具体案件涉及专利的技术细节。

第三，如果作为被告，发现原告的专利存在适格性问题，则可考虑在诉讼早期发起在第12(b)(6)条下的驳回起诉动议（Motion to Dismiss），如果获得法院批准，则可在诉讼早期就结束诉讼，节省高额律师费。

（首都知识产权服务业协会供稿、整理）

（本文仅代表作者观点，不代表北京市知识产权公共服务中心立场。）